1. Das Markenamt führt eine Recherche durch bevor es die Marke einträgt
Häufig hören wir, dass das Markenamt nach einer Markenanmeldung eine Markenrecherche durchführe und die Marke ablehnt, sollten bereits ältere Marken vorhanden sein, die zu ähnlich sind. Manchmal wird sogar angenommen, dass das DPMA diese Markeninhaber auch informiert.
Nein, der Prüfer beim DPMA führt keine Recherche im Markenregister nach solchen möglicherweise kritischen Marken durch. Seitens des DPMA wird erwartet, dass Sie solche Kollisionsrisiken vorher selber geprüft haben.
Das DPMA prüft ausschließlich die formalen Anforderungen an die Markenanmeldung:
- die Angaben des Anmelders,
- die Angaben zum Klassenverzeichnis,
- die Zahlung der Gebühr und
- ob der gewählte Bezeichnung oder das Logo schutzfähig ist,
weitere Recherchen werden seitens des Prüfers nicht vorgenommen.
Damit können Sie sich, wenn Sie eine Marke anmelden, nicht darauf verlassen, dass wenn die Marke vom DPMA ohne Beanstandung registriert wird, keine Rechte Dritter verletzen werden und damit keine Widerspruch oder Abmahnung droht.
Zudem zeigt es, dass jeder Markeninhaber selber dafür verantwortlich ist, seine Marken zu überwachen und ggfs. zu verteidigen. Nur durch ein regelmäßiges Markenmonitoring erfahren Sie von neuen Markenanmeldungen, die Ihre älteren Rechte verletzen, und können dagegen vorgehen.
2. Nur die Nizzaklasse ist wichtig für die Frage der Ähnlichkeit
Immer wieder sind Mandanten erstaunt, wenn wir in unserem Kurzgutachten kritische Marken aus anderen Nizzaklassen aufführen, denn sie meinen, dass nur die eigenen Klassen relevant sein.
Dem Gedanke liegt der Irrtum zugrunde, dass die Klassifikation der einzelnen Waren und Dienstleistungen einem logischen System folgt und Überschneidungen nicht möglich sind. Dem ist aber nicht so, denn einerseits ist die Nizzaklassifikation gewachsen und es gibt eine Vielzahl von Brüchen und zum anderen dient sie im wesentlich der gebührenrechtlichen Umsetzung, denn je Klasse werden beim Überschreiten der ersten 3 Klassen 100,00 Euro seitens des Amtes erhoben. Zudem gab es in der Vergangenheit auch Änderungen, so wurden die Nahrungsergänzungsmittel vormals in den Klassen 29 und 30 geführt, heute in Klasse 5 oder die Dienstleistung Rechtsberatung war früher in Klasse 42 heute n Klasse 45 eingeordnet.
Wenn es um die Frage der Verwechslungsgefahr geht, kommt es auf die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen an, dabei gibt es von der Rechtsprechung genau entwickelte Vorgaben und diese beschränken sich nicht auf die Waren oder Dienstleistungen innerhalb derselben Klasse.
Ein Beispiel soll genannt werden.
Software
Die Ware „Software“ finden Sie in Klasse 9, die Dienstleistungen der „Softwareentwicklung, Softwareberatung oder Softwarevermietung“ sind in Klasse 42 und zwischen diesen besteht eine große Ähnlichkeit.
Diese Überscheidungen in verschiedenen Klassen müssen im Vorfeld der Markenanmeldung bei der Markenrecherche berücksichtigt werden. Daher raten wir von einer eigenen Recherche als alleinige Absicherung ab und empfehlen, auf die Erfahrung unserer spezialisierten Markenanwälte zu vertrauen. Diese kennen die Nizza-Klassen genau und berücksichtigen bei der Bewertung des Ergebnisses einer Ähnlichkeitsrecherche auch die aktuelle Rechtsprechung zu diesem Thema, so dass sie in dem Kurzgutachten eine umfassende Risikobewertung bekommen.
3. Die Wahl der Waren und Dienstleistungen bei Markenschutz für Onlineshops
Ein weit verbreiteter Fehler beim Schutz einer Marke für einen Onlineshop ist die Anmeldung der Marke für die Waren, die er später verkauft. Mit einer Anmeldung der Marke in den Warenklassen 1-34 schützt er aber seine eigentliche Tätigkeit nicht und läuft Gefahr, dass er seine Marke im Streitfall nicht durchsetzen kann und diese nach Ablauf der Benutzungsschonfrist sogar verliert.
Die richtige Einordung eines Onlineshops, der ausschließlich Produkte anderer Marken verkauft, ist die Klasse 35 und hier die „Einzel und Großhandelsdienstleistungen“ unter Angabe der jeweiligen Produkte die gehandelt werden. Achtung! Aber bei der Markenrecherche für die Risikobewertung sind alle Klassen, die zu diesen Produkte gehören mit zu berücksichtigen.
Einzel- und Großhandelsdienstleistungen betreffend Software, Lebensmittel, Kleidung, Bücher, Genussmittel …
4. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist ist die Marke sicher
Auch mit dieser Annahme müssen wir regelmäßig bei unserer Beratung im Rahmen einer Markenanmeldung aufräumen
Selbst nach dem Ablauf der 3-monatigen Widerspruchsfrist können Dritte gegen Ihre Marke vorgehen. Einerseits wenn sie über eigene ältere Rechte verfügen, andererseits wenn sie der Meinung sind, ihre Marke hätte nicht eingetragen werden dürfen, weil sie zu beschreibend ist oder Sie bösgläubig bei der Anmeldung waren.
Nach dem Ende der Widerspruchsfrist kann die Marke zwar nicht über ein Widerspruchsverfahren angegriffen werden, aber über Löschungsverfahren beim DPMA oder den Zivilgerichten, wobei diese zeitaufwendiger und regelmäßig mit höheren Kosten verbunden sind.
Erfahrungsgemäß werden jedoch die meisten Markenkonflikte im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens erledigt, denn es werden sehr viele Marken professionell überwacht und dieses Verfahren ist kostengünstiger. Neben der amtlichen Entscheidung des DPMA im Rahmen des Widerspruchsverfahrens werden oft sogenannten Vorrechts- und Abgrenzungsvereinbarung getroffen, die die Interessen beider Markeninhaber widerspiegeln.
